Los lemas comerciales son signos que se añaden a las marcas para completar su fuerza distintiva y para realzar la publicidad del producto o servicio que constituya su objeto; a más de servir de protección para el consumidor, proveyéndole de un elemente único y diferenciador que le evite confusión o error respecto de lo que escoge. En términos generales, se trata de un complemento de la marca que se halla destinado a reforzar su distintividad, por lo que, siempre va unido a ella.

En relación a los lemas comerciales, el Tribunal Andino ha acogido lo expresado por Víctor Bentata, en los siguientes términos:

“los lemas (slogans) son tipos de marcas, extensiones prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad. Son esencialmente utilizadas para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un “clima” o “atmósfera” de valorización (…)[1]

Adicionalmente, el Tribunal Andino, se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, precisando que estos requisitos son igualmente exigibles para los lemas comerciales:

En virtud de lo analizado, un lema comercial debidamente registrado cumple con todos los requisitos de distintividad y es capaz de identificar por sí mismo los productos y servicios que protege la marca a la cual acompaña, con relación a los de los competidores, convirtiéndose en el elemento diferenciador de los productos o servicios, para evitarle confusión al consumidor y mereciendo por si solo la protección del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales.

Derecho a impedir el uso no autorizado de un lema comercial.

La explotación ilegítima de un Lema Comercial debidamente registrado, para la misma clase de productos y/o servicios, que la marca que acompaña, generando confusión directa e indirecta en el mercado y por ende vulnerando los derechos de propiedad intelectual del titular y los derechos del público a participar en un mercado libre de confusión y error, deben ser sancionados por la autoridad competente. Para el efecto es pertinente la interposición de una acción de tutela administrativa, conforme lo previsto en el artículo 559 y siguientes del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos.

Dicho proceso de protección busca inspeccionar, monitorear y sancionar, para evitar y reprimir la infracción que terceros cometan contra los derechos de propiedad intelectual de un legítimo titular, empezando por ordenar se tomen las medidas cautelares de cese inmediato del uso ilícito del lema comercial registrado; así como la suspensión de la comunicación pública de todo tipo de publicidad, a través de cualquier medio, que vulnere los derechos del legitimo titular.

Los artículos 367 y 368 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos confieren a los titulares, cuyos derechos de propiedad intelectual estén siendo vulnerados, la facultad de impedir que su signo distintivo sea usado sin su consentimiento, sobre servicios o productos idénticos o relacionados a aquellos que protege, en defensa de sus intrínsecos derechos y por el riesgo de confusión que esto puede generar en el público consumidor, cuyos derechos deben ser igualmente protegidos.

Numerales 1 y 4 el artículo 367 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos:

La adquisición de la marca confiere a su titular el derecho a impedir que terceras personas realicen sin su consentimiento cualquiera de los siguientes actos:

1. Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

4. Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiera causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (las negrillas y el subrayado fuera de texto).

Numerales 1 y 3 del artículo 368 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos:

A efectos de lo previsto en los numerales 4, 5 y 6 del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

1. Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;

(…) o,

3. Emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. (Lo subrayado fuera de texto).

[1] Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina PROCESO 80-IP-2007